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典型专利审判案例荟萃
发布时间:2016-08-22 09:11:00   来源:山西科汇    浏览次数:843

典型专利审判案例荟萃
裁量性损害赔偿在专利侵权案件中的运用
 
  ——原告施特里克斯有限公司诉被告沃尔玛、中山舜龙世纪电器等侵犯发明专利权纠纷案
 
  【裁判要旨】
 
  若根据案件中的具体事实可以确定原告损失或被告获利明显低于或高于法定赔偿计算方式所确定的下限或上限时,法院可以在考虑被控侵权人是否恶意提出管辖权异议、是否主动履行法院的证据保全裁定、被控侵权人自己就被控侵权产品的产量或销售利润的宣传等因素的基础上,采取裁量性赔偿的计算方式以确定公平、合理的赔偿数额。
 
  【案情介绍】
 
  施特里克斯有限公司(下称施特里克斯公司)系95194418.5号,名称为“用于煮沸水器皿的整体无线电器连接器和热敏控制器组件”(下称涉案专利)的发明专利的专利权人。在本案中施特里克斯公司以权利要求1和18为基础指控被告构成侵权。
 
  2008年11月12日,原告购买了型号为SL-12X38B 的“SUNLON 舜龙”牌电水壶一个,单价98元,沃尔玛北京知春路分店出具了购物小票和发票。经北京市第一中级人民法院在庭审过程中进行勘验,电水壶上的温控器上标有“KSD169和FADA”字样。施特里克斯公司就涉案专利权利要求1和“SUNLON 舜龙”牌电水壶上的温控器的技术特征当庭进行了对比,涉案专利权利要求1的全部技术特征在“SUNLON 舜龙”牌电水壶上的温控器中均有对应。
 
  施特里克斯公司向北京一中院提交了5张记载时间在2009年2月至4月间的发票,均由其关联公司思瑞克斯(广州)电器有限公司开具,涉及的型号为VU1855(或TU1855)的产品,单价从20.88至21.56元不等。
 
  在本案诉讼过程中,经施特里克斯公司申请,北京市第一中级人民法院曾作出证据保全裁定,裁定要求中山舜龙世纪电器有限公司(简称舜龙公司)等提交反映其因生产、销售被控侵权产品利润的证据;但直至法院作出一审判决之前,舜龙公司等均未执行上述裁定。
 
  【法官评析】
 
  根据侵权法的一般理论,普通侵权案件应坚持“填平原则”,即追究被控侵权人的责任以弥补权利人因侵权所受的损失为限;而对于损失的具体数额的确定一般有权利人予以举证证明。但是由于知识产权的无形性的特点,权利人的实际损失以及被控侵权人因侵权行为所获得利润往往均难以计算,因此,法定赔偿的计算方式成为了侵犯知识产权纠纷案件中法院所通常采取的确定损害赔偿数的方式。而采取法定赔偿的计算方式,其“先天的缺陷”在于其不确定性,从而难以与“填平原则”相一致;此种情形在侵犯专利权纠纷案件中尤为突出。从而使如何合理、公平的确定赔偿数额成为侵犯专利权纠纷案件中亟待解决的问题。
 
  针对上述问题,法院在司法实践中形成了裁量性损害赔偿制度,以合理的确定损害赔偿数额。所谓裁量性损害赔偿制度是指法院在一定事实和证据的基础上,根据案情运用裁量权酌定公平合理赔偿数额的制度。其本质上是一种根据权利人损失或者被控侵权人获利来确定损害赔偿数额的方法,与法定赔偿制度截然不同,因此可以不受法定赔偿制度所确定的限额的限制,且具备一定的事实基础,从而克服了法定损害赔偿制度的缺陷。
 
  适用裁量性损害赔偿制度确定赔偿制度的基础在于当事人提交原告损失或被告获利的初步证据,包括由于被告的侵权行为导致的原告市场份额的缩小,被告自我宣称的侵权产品的销售数量、销售利润等;同时,亦包括当事人提交的专业公司运用经济分析、专业评估、会计核算等方法确定原告损失或被告获利的专业分析报告或调查报告等。结合本案的情形,除考虑上述因素外,以下因素亦是值得考虑的:
 
  第一,是否存在恶意提起管辖异议的情形。在民事诉讼中,被告在法定期限内提起管辖异议,是法律赋予当事人的一项权利。但是,实践中出现了大量的恶意提起管辖异议,以拖延诉讼的情形。尤其在侵犯专利权的案件中,拖延诉讼对于被控侵权人的意义更为重要,一方面被控侵权人在拖延的时间内可以将被控侵权产品尽快售出,以减少自己的损失;另一方面,被控侵权人可以在拖延的时间内恶意挤占权利的市场。现代市场,商机稍纵即逝,上述行为均会给权利人带来不可弥补的损失。因此,在被控侵权人恶意提起管辖异议,以达到不合理地拖延诉讼的目的时,应当合理的提高判决赔偿的数额。而对于恶意的判定,可以在法院释明后通过其给予的回应进行确定,即当被控侵权人提起管辖异议申请后,法院可以以谈话的方式向其告知管辖异议明显不能成立,并同时告知其如继续坚持,法院将会将其作为确定赔偿数额的考量因素。如果在法院释明后,被控侵权人仍然坚持管辖异议申请,即可认定其属于恶意提起管辖异议。
 
  第二,是否配合法院的证据保全裁定的执行。通常情况下,如被控侵权人能如实提供其财务账册,其因侵权而得的获利情况是比较容易确定的。因此,在法院对被控侵权人的财务账册等对确定赔偿数额有关的证据保全裁定后,若被控侵权人无正当理由拒绝履行法院的裁定,在确定赔偿数额时可以参照原告的诉讼请求确定具体的赔偿数额。当然,司法实践中亦有在被控侵权人无正当理由拒绝执行对有关财务账册等证据保全裁定时,全额支持权利人的诉讼请求的判例。其原因在于被控侵权人无正当理由拒绝履行法院的裁定的情况下,可以认为其因被控侵权行为所获利润是高于原告诉讼请求的,或者至少是高于法定赔偿数额的上限的。
 
  本案中,首先,施特里克斯公司提供了其产品的生产成本及销售单价的证据,然而上述证据均为其关联公司提供,难以确定是否为专利产品的实际售价;其次,从发达公司自身网站宣传中可以估算出其销售被控侵权产品数量、可以看出发达公司产品售价。在上述事实的基础上,可以将权利人产品售价与被控侵权人的产品售价的差价为单位利润,以其与被控侵权人自称的销售数量的乘积作为权利人的实际损失。但是,考虑到据以确定上述数值的证据均具有一定的瑕疵,在适用裁量性损害赔偿制度确定赔偿数额时仅能参照上述乘积确定相应的赔偿数额,而不能完全依照上述数额予以确定。再次,本案中法院对中山舜龙公司及发达公司均做出了关于保全财务账册的裁定,但两被告直至一审判决前均未予执行。最后,在发达公司提出了管辖异议后,在法院对其释明管辖异议不能成立的情况下,其依然坚持管辖异议,可以认定存在恶意提出管辖异议的情形。最终,法院适用裁量性损害赔偿制度确定本案的赔偿数额是适当的。
 
  第四次专利法修订稿中,针对损害赔偿数额的确定新增举证妨碍制度条款及惩罚性损害赔偿条款。然而,惩罚性损害赔偿制度本身争议较大且与民事损害赔偿之“填平原则”相冲突;而举证妨碍制度为司法实践中裁量性损害赔偿制度的考量因素之一。可见,第四次专利法有必要确立裁量性损害赔偿制度,以便法院公平、合理的确定损害赔偿数额。(王东勇 作者单位:北京市第一中级人民法院)
 
 
(文章来源:中国知识产权报)
 
(编辑:秦韵)
 
(中国知识产权报独家稿件,未经授权不得转载。)
 
 
如何判定共同侵犯发明人署名权
 
 
 
 
  ——评雷光、李乃强诉黄力等七被告及第三人山东瀚霖公司侵犯发明人署名权案
 
  【裁判要旨】
 
  发明人署名权与专利申请权是相互独立的权利,二者并无从属关系。无论专利申请权人是谁,发明人均有要求在专利文件中署名的权利。判断是否构成专利抄袭,应当以接触可能性和不具有实质性特点为要件。不知晓专利为抄袭的技术方案,未作出实质性贡献仍在专利文件中挂名为发明人的,主观上存在过错,与抄袭者构成无意思联络的共同侵权。
 
  【案情介绍】
 
  2006年8月7日,上海凯赛生物技术研发中心有限公司(下称上海凯赛公司)、上海凯赛控股有限公司申请了第200610029784.6号专利(下称在先专利),公开日为2008年2月13日,授权日为2011年3月9日。2011年12月12日,国家知识产权局发出手续合格通知书,准予在先专利发明人变更为李乃强、雷光。二人分别是上海凯赛公司职工和山东凯赛生物科技材料有限公司(下称山东凯赛公司)职工。山东凯赛公司原职工王志洲、葛明华离职后加入山东瀚霖生物技术有限公司(下称瀚霖公司)。2010年4月30日,瀚霖公司申请第20101060266.4号“生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺”发明专利(下称涉案专利),公开日期为2011年3月16日,发明人为本案七名被告,即黄力、刘双江、曹务波、王志洲、葛明华、陈远童、傅深展。后,黄力、刘双江撤销署名。雷光于2003年10月3日拟定了的5份SOP(标准化操作程序),李乃强于2004年至2005年之间进行了相关的优化试验记录。
 
  原告雷光、李乃强诉称:二人参与了长链二元酸生物生产技术工艺标准化操作程序的制定以及后续优化试验工作,是涉案专利申请的发明人,享有署名权。王志洲等七名被告未作出实质性贡献,无权署名,其冒名剽窃行为,侵犯了雷光、李乃强的署名权。
 
  七被告辩称:涉案专利申请文件依法系由申请人完成,并非由发明人完成,即便存在侵犯署名权的行为,亦应当由申请人即瀚霖公司承担责任。涉案专利申请系职务发明创造,但雷光、李乃强与瀚霖公司并无任何关系,从未参与瀚霖公司的研发活动,其主张在瀚霖公司申请的专利上署名没有任何法律依据,应予以裁定驳回。
 
  一审法院经审理认为,涉案专利与原告发明的在先专利、2003年SOP、2004年至2005年试验记录等在先技术方案相比,没有实质性特点。王志洲、葛明华有可能接触原告的技术方案,且七被告未提交任何证据证明其独立研发了本专利申请,因此确认涉案专利的发明人为雷光、李乃强。考虑到黄力、刘双江已终止了侵权行为,不再判令其承担相应的侵权责任。遂判决:确认涉案专利申请的发明人为雷光、李乃强;确认黄力等七被告侵犯原告雷光、李乃强对涉案专利申请的发明人署名权。
 
  七被告不服,提出上诉。北京市高级人民法院经审理,判决驳回上诉,维持原判。
 
  【法官评析】
 
  本案主要涉及以下几个方面的问题:
 
  一、发明人署名权诉讼与专利权属诉讼之间的关系
 
  本案被告的主要抗辩理由在于专利发明人的署名系由专利申请人或专利权人在专利申请文件中填写,因此发明人署名权依附于专利权或者专利申请权。但是,根据专利法第十七条第一款和专利法实施细则第十三条第一款的规定,发明人署名权与专利权或专利申请权系两个不同性质的独立权利:前者属于人身权,后者属于财产权,相互之间并无从属关系或者依附关系。发明人的署名权不受专利权或专利申请权权属的约束,也不随着专利权或专利申请权的转移而有所变化。无论是否职务发明创造,专利发明人署名均应当取决于其是否对专利的实质性特点作出了创造性贡献,而并非取决于其是否得到专利权人或专利申请权人的认可。无论专利权人是谁,发明人均有要求在专利文件中署名的权利。就本案而言,发明人署名权纠纷和专利申请权权属纠纷犹如一个硬币的两面,相互独立而又相互影响。原告方既可以提起发明人署名权纠纷,也可以由山东凯赛公司、上海凯赛公司向瀚霖公司主张专利申请权权属,甚至还可以由山东凯赛公司、上海凯赛公司向葛明华、王志洲主张侵犯商业秘密,但双方争议的实质内容是同一的,均在于被告葛明华与王志洲是否将雷光、李乃强发明的山东凯赛公司、上海凯赛公司所有的技术秘密以瀚霖公司的名义申请为专利技术。
 
  二、如何判定专利抄袭
 
  判断是否构成专利抄袭,应当考虑被控侵权人是否有可能接触被抄袭的技术方案,以及被控抄袭专利与在先技术方案对比是否具备实质性特点。在被控侵权人接触被抄袭的技术方案的前提下,如果被控抄袭专利与原告技术方案对比不具有实质性特点,则应当认定被控侵权人未对被控抄袭专利作出创造性贡献,构成了专利抄袭;反之,如果被控抄袭专利与原告技术方案对比具备实质性特点,则应当认定被控侵权人对于体现实质性特点的技术特征作出了创造性贡献,但是两者相同的部分仍然有可能构成对原告的抄袭,当然,相同的部分属于现有技术的除外。
 
  本案中,经过对比,本专利申请与原告在先的技术方案在技术构成上或者完全相同,或者在数值选择区间上有重合之处,且本专利申请亦未明确其数值范围选择有意料不到的技术效果,或者其区别系本领域常规技术选择。因此,本专利申请与原告在先的技术方案相比,不具有实质性特点。即,根据原告在先的技术方案,无需付出创造性劳动,无需作出创造性贡献,即可得到本专利申请。考虑到王志洲、葛明华有可能接触原告的技术方案,且其未提交任何证据证明其独立研发了本专利申请,因此,法院认定王志洲、葛明华未对本专利申请作出创造性贡献,抄袭了原告的技术方案,其在本专利申请上署名的行为侵犯了原告的署名权。
 
  三、如何判定共同侵犯发明人署名权
 
  共同侵犯发明人署名权存在以下情形:(1)共同抄袭,例如本案中葛明华、王志洲均接触了原告在先技术方案,略加改动后申请专利,二人即构成共同抄袭;(2)明知专利系抄袭的技术方案,未作出实质性贡献仍在专利文件中挂名为发明人的,与抄袭者存在共同故意,也属于共同抄袭;(3)不知晓专利为抄袭的技术方案,未作出实质性贡献仍在专利文件中挂名为发明人的,主观上存在过错,与抄袭者构成无意思联络的共同侵权。本案中,黄力、刘双江等五名被告即属于此种情形。没有证据证明黄力、刘双江等人明知本专利申请系抄袭的技术方案,但其在未作出贡献的专利文件中署名,主观上存在过错,与葛明华、王志洲构成无意思联络的共同侵权。如果黄力、刘双江等人能够证明其作出了创造性贡献,则其不构成侵权。黄力和刘双江虽然事后放弃了署名,但在专利申请文件中署名的同时已经构成侵权,事后放弃署名仅能免除其民事责任。
 
  最后需要注意的是,确认原告是某专利的发明人与确认某专利的发明人是原告在法律效果上存在差异,前者只是确认原告的发明人身份,并未否认其他人的发明人身份,后者则直接的排除了其他人的发明人身份。(蒋利玮 作者单位:北京市第三中级人民法院)
 
 
(文章来源:中国知识产权报)
 
(编辑:秦韵)
 
(中国知识产权报独家稿件,未经授权不得转载。)
 
准确把握非新产品方法专利侵权诉讼中技术方案鉴定的条件
 
 
  ——评浙江华立通信集团有限公司诉深圳三星科健移动通信技术有限公司、戴钢侵害发明专利权纠纷案
 
  案号:(2007)杭民三初字第108号
 
  (2009)浙知终字第83号
 
  【裁判要旨】
 
  非新产品方法专利侵权诉讼中,原告应承担证明被告使用了其方法专利的举证责任。但往往通过产品的界面演示揭示的仅是产品的操作步骤,而相同的操作步骤可以由不同的技术方案实现。因此,要准确确定被诉侵权产品采用的技术方法及其是否实施了专利方法,需要借助于专业技术部门的技术检测。同时,被诉侵权的技术方法应当根据产品自身的工作模式和工作原理图等予以确定,而不能以行业标准作为确定具体技术方法的依据。
 
  【案情介绍】
 
  原告(二审被上诉人):浙江华立通信集团有限公司(简称华立公司)。
 
  被告(二审上诉人):深圳三星科健移动通信技术有限公司(简称三星公司)。
 
  被告:戴钢。
 
  杭州市中级人民法院经审理查明:2005年5月25日,国家知识产权局授予华立集团有限公司一项名为“CDMA/GSM双模式移动通信的方法及通信设备”发明专利权,后专利权人变更为华立产业集团有限公司,上述两公司均向华立公司出具专利权独占许可授权书。2007年4月13日华立公司从戴钢经营的杭州市余杭区南苑长江天音通讯器材商行购买了三星公司生产的SCH-W579手机。一审法院调取的信息产业部电信设备认证中心出具的认鉴字(2008)第0072号证明中记载:“截止至2008年1月17日,信息产业部电信设备认证中心为三星公司的SCH-W579手机核发进网许可标志共计56万枚,三星公司对该56万枚进网许可标志上报对应关系52.4369万个。”
 
  华立公司于2007年4月向浙江省杭州市中级人民法院起诉称:其为一项“CDMA/GSM双模式移动通信的方法及通信设备”发明专利的独占许可人,三星公司制造、戴钢销售的SCH-W579手机的技术方案与其专利权所记载的技术方案相同。
 
  三星公司辩称:三星公司生产的SCH-W579手机不落入涉案专利的保护范围,其提出的损害赔偿额的计算方法不正确,请求法院驳回华立公司的诉讼请求。
 
  杭州市中级人民法院认为,(一)关于鉴定的问题。本案中,专利的权利要求以及被控侵权的SCH-W579手机的通信方式,在华立公司和三星公司提交的证据中,即专利权利要求书、手机实物开机演示、使用说明书、SCH-W579手机射频框图和基带框图中均有完全的显示,本案不存在需要通过鉴定才能确定的事实。而对SCH-W579手机是否落入专利权保护范围的判断是一个法律问题,不能通过鉴定解决。一审法院没有准许三星公司提出的鉴定申请。(二)一审法院按照专利的权利要求1与SCH-W579手机的通信方式逐一比对后认为三星公司生产的SCH-W579手机所采用的通信方法,在技术特征上与ZL02101734.4号“CDMA/GSM双模式移动通信的方法及通信设备”专利权相比,除了天线的设置和稳压器的设置与专利不同外,主要技术上的每一个技术特征均能与专利技术一一对应,即,是以与专利技术基本相同的手段、实现了与专利技术基本相同的功能、达到了与专利技术基本相同的效果。因此,三星公司制造的SCH-W579手机落入了ZL02101734.4号“CDMA/GSM双模式移动通信的方法及通信设备”专利权的保护范围。(三)关于损失赔偿额,一审法院认为,三星公司制造的、并贴上进网许可标志进行销售的SCH-W579手机也应在52万台以上,获得的利益也应在1.6亿元人民币以上。因此,华立公司提出的5000万元人民币的赔偿额在合理范围内,予以支持。戴钢销售侵权的SCH-W579型手机,也构成侵权。但因其手机来源于三星公司,来源合法,故依法不承担赔偿责任。杭州市中级人民法院据此判决:一、三星公司立即停止制造、销售侵犯ZL02101734.4号“CDMA/GSM双模式移动通信的方法及通信设备”专利权的SCH-W579型手机。二、戴钢立即停止销售三星公司制造的SCH-W579型手机。三、三星公司赔偿华立公司经济损失人民币5000万元。于判决生效之日起10日内履行完毕。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》(2007年修订)第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费29.18万元,由三星公司负担。
 
  宣判后,三星公司不服,向浙江省高级人民法院提起上诉,请求二审法院撤销原判,依法改判。
 
  华立公司请求二审法院驳回上诉,维持原判。
 
  浙江省高级人民法院审理查明:2009年6月25日,华立产业集团有限公司经工商核准更名为华方医药科技有限公司。2010年4月22日,华方医药科技有限公司向国家知识产权局提出变更专利权人申请,同年5月26日,国家知识产权局准予变更。2009年11月19日,浙江省高级人民法院司法鉴定处就三星公司被控侵权产品SCH-W579手机在侵权技术比对中涉及的GSM/CDMA双模式移动通信的方法、CPU与GSM/CDMA通信模块的数据交换以及工作模式的选择等方面的十三项具体鉴定事项,委托上海市科技咨询中心(以下简称科技咨询中心)进行技术鉴定。
 
  浙江省高级人民法院认为,科技咨询中心作出的《鉴定报告书》和《补充技术鉴定报告书》程序合法,鉴定依据充足,可以作为本案认定事实的证据。科技咨询中心的鉴定结论为:SCH-W579手机使用的是一种GSM/CDMA双模式移动通信的方法,采用支持GSM/CDMA双模双待机模式的移动通信方法不包含专利的全部必要技术特征,两者采用的技术手段和实现的功能不相同,达到的GSM/CDMA双模式移动通信的效果不相同,两者是不相同的技术方案。
 
  综上,浙江省高级人民法院认为,原判认定事实不清,适用法律不当,应予纠正,经审判委员会讨论决定,判决:一、撤销浙江省杭州市中级人民法院(2007)杭民三初字第108号民事判决;二、驳回华立公司的诉讼请求。本案一审案件受理费29.18万元,二审案件受理费29.18万元,鉴定费21万元,均由华立公司负担。
 
  【法官评析】
 
  本案是国内知名手机厂商控告国外手机厂商以及中国同行侵犯其专利权第一案,诉讼请求和一审判赔数额均高达5000万元,受到国内外广泛关注。浙江省高级人民法院在积极引导当事人举证质证的基础上,准确采用合理的比对方法,鼓励双方当事人聘请专家辅助人帮助其说明技术问题,并借助技术鉴定等事实查明机制,界定了双方技术特征的异同点,有效解决技术难题,正确适用相关法律,改判驳回了国内手机厂商的全部诉讼请求,平等保护了各方当事人的合法权益,营造了公平竞争的市场环境。
 
  一、是否准许当事人提出的鉴定申请
 
  本案中,双方争议的中心焦点是被诉侵权产品是否落入专利保护范围。在围绕这一问题进行的事实查明机制中,一审法院没有同意三星公司的鉴定申请,其理由是专利的权利要求以及被诉侵权的SCH-W579手机的通信方式,在专利权利要求书、手机实物开机演示、使用说明书、SCH-W579手机射频框图和基带框图中均有完全的显示。因此,在事实问题上,不存在需要通过鉴定才能确定的事实。
 
  二、行业标准能否作为确定技术方法的依据
 
  根据《中华人民共和国标准化法》的规定:由我国各主管部、委(局)批准发布,在该部门范围内统一使用的标准,称为行业标准。在侵权案件中探讨行业标准一般在产品责任领域,在专利侵权案件中,被诉侵权产品是否符合行业标准一般不作为其是否落入专利保护范围的考虑因素,只是在鉴定中作为参考依据之一会被纳入考虑范围。本案中,华立公司在对鉴定结论的质证意见中提出,被鉴定的SCH-W579手机是在中国制造和销售的,应当符合国家信息产业部的通信行业标准,但鉴定结论中确定的该手机的技术方法与上述强制行业标准相违背,因此鉴定结论错误。
 
  三、鉴定材料的审查
 
  鉴定材料是鉴定人完成知识产权司法鉴定工作的前提和基础,即鉴定人必须依据鉴定材料对诉讼中的专门性问题进行鉴别与判断。对鉴定材料的审查,实质是评判鉴定材料的客观真实性、鉴定材料收集、来源的合法性以及与案件事实之间客观联系的程度,这就要求审判人员在委托鉴定机构进行鉴定时,必须对鉴定材料进行庭审质证,从证据的真实性、关联性和合法性三方面对鉴定材料进行审查。
 
  华立公司在对鉴定结论质证时提出,科技咨询中心的鉴定不是来源于SCH-W579手机本身的鉴定,而是来源于该手机使用说明书、电路原理图、基带框图、射频框图以及美国高通公司发布的MSM6125/MSM6025芯片产品电路原理图的分析,鉴定程序违法,鉴定结论不能成立。二审法院审查后认为,由于本案的技术鉴定涉及技术方法之间的比对,鉴定程序中势必会涉及SCH-W579手机技术方法的确定,其使用说明书、电路原理图、基带框图、射频框图以及手机内使用的美国高通公司MSM6125/MSM6025芯片产品电路原理图,均通过庭审质证认证,其真实性和合法性可以认定。在具备真实性、合法性的基础上,该些证据均能更为全面地揭示了其工作原理和技术方案,与委托鉴定事项之间具有很强的关联性,因此应当作为鉴定材料。鉴定部门除对被控侵权手机本身进行勘查操作外,结合这些鉴定材料分析、确定SCH-W579手机的技术方法,鉴定程序合法,华立公司提出的异议并不能成立。(王亦非 作者单位:浙江省高级人民法院)
 
 
(文章来源:中国知识产权报)
 
(编辑:秦韵)
 
(中国知识产权报独家稿件,未经授权不得转载。)
 
 
技术方案的主题名称对权利要求保护范围具有限定作用
 
 
 
 
  ——评哈尔滨工业大学星河实业有限公司诉江苏润德管业有限公司侵犯发明专利权纠纷案
 
  案号:(2010)宁知民初字第566号
 
  (2012)苏知民终字第0021号
 
  【裁判要旨】
 
  发明或者实用新型技术方案的主题名称属于权利要求的内容之一,是构成专利技术方案的基础要件,对权利要求的保护范围具有限定作用。
 
  【案情介绍】
 
  哈尔滨工业大学星河实业有限公司(以下简称星河公司)于2005年7月7日申请、并于2007年4月4日获得“一种钢带增强塑料排水管道及其制造方法和装置”发明专利权的授权,专利号为ZL200510082911.4。星河公司主张以涉案专利独立权利要求1、2、6为其权利基础主张江苏润德管业有限公司(以下简称润德公司)生产的排水管及其制造方法和装置侵犯其专利权。其中,独立权利要求1为:一种钢带增强塑料复合排水管道,包括一个塑料管体和与管体成一体的加强肋,加强肋内复合有增强钢带,其特征在于钢带上有若干矩形或圆形的通孔或钢带两侧轧制有纹路,两个加强肋之间塑料形状具有中间凸起,管体的端部具有一个连接用的承插接头,承插接头的连接部具有密封胶或橡胶圈。独立权利要求2为:一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管道的方法,其特征在于包括如下步骤:A、将挤出机与复合机头成直角布置,钢带从机头一端引入复合机头,并在机头内与塑料复合,经冷却、定型、牵引后成型为钢带增强塑料复合异型带材钢带;B、将异型带材运送到安装现场;C、缠绕并熔焊异型带材形成钢带增强塑料排水管;D、在排水管的端口设置塑料承插接头并将其熔焊连接形成连续的排水管道。独立权利要求6为:一种实施权利要求2所述方法的制造钢带增强塑料排水管的装置,包括:A、将钢带与塑料复合形成具有钢带加强肋的异型带材的复合装置;B、缠绕并熔焊异型带材形成钢带增强塑料排水管的缠绕装置;C、在钢带增强塑料排水管的端口设置承插接头的装置。
 
  经比对,润德公司制造的涉案排水管具有如下技术特征:一个塑料管体和与管体成一体的加强肋,加强肋内复合有增强钢带。钢带上没有矩形或圆形的通孔,钢带两侧未见有明显纹路,有两组加强肋之间具有中间凸起,其他加强肋之间没有中间凸起,该截管材的端部没有承插接头,也没有密封胶或橡胶圈。润德公司制造涉案排水管的方法及装置的技术特征与专利相同。
 
  南京市中级人民法院一审认为,润德公司制造的涉案排水管缺少涉案专利独立权利要求1记载的“钢带上有若干矩形或圆形的通孔或钢带两侧轧制有纹路”和“两个加强肋之间塑料形状具有中间凸起”这两个必要技术特征,故润德公司制造的涉案排水管未落入星河公司涉案专利独立权利要求1的保护范围,不构成侵权。一审同时认为,法律没有规定,可以将主题名称用来限定独立权利要求的保护范围,发明的主题或者发明创造的名称,对保护范围不起限定作用。故涉案专利独立权利要求2的保护范围不受权利要求1的限定,涉案专利独立权利要求6的保护范围同样不受权利要求1和2的限定。经比对,润德公司制造涉案排水管的方法及装置分别落入涉案专利独立权利要求2、6的保护范围,构成侵权。据此,判决:润德公司立即停止侵权,并赔偿星河公司经济损失50万元。
 
  一审宣判后,润德公司不服提出上诉。
 
  江苏省高级人民法院二审认为,一审判决认定事实不清,适用法律错误,应予纠正,遂判决:撤销原判决,驳回星河公司的诉讼请求。
 
  【法官评析】
 
  本案涉及的焦点问题在于:发明或者实用新型技术方案的主题名称对权利要求的保护范围是否具有限定作用?审判实践中存在两种观点:一种观点认为专利侵权判定应以权利要求特征部分记载的全部技术特征作为比对的依据,主题名称只是对发明内容的总括描述,对权利要求保护范围不起限定作用;另一种观点认为权利要求中所记载的主题名称属于权利要求的内容之一,是组成技术方案的基础要件,缺少主题名称的权利要求必然不足以构成完整的发明或者实用新型的技术方案。因此,主题名称属于解决技术问题的必要技术特征,在确定专利权的保护范围时应当予以考虑。二审判决采用了第二种观点,具体裁判思路如下:
 
  一、主题名称属于权利要求的内容,对其保护范围有限定作用,这具有明确的法律依据。
 
  按照现行专利侵权判定的原则,发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求的内容为准,而专利权利要求中记载的全部必要技术特征均应作为与被控侵权技术方案进行比对的基础。《专利法实施细则》第二十二条规定独立权利要求包括前序部分和特征部分,前序部分写明主题名称和与最接近的现有技术共有的必要技术特征,特征部分写明区别于最接近的现有技术的技术特征,前序部分与特征部分一起共同限定权利要求的保护范围。上述规定为处理本案争议焦点问题提供了明确的法律依据。法院在专利侵权案件中确定专利权的保护范围时,要考虑权利要求中的前序部分的限定作用,而主题名称作为前序部分的重要内容,是权利要求不可或缺的组成部分,其对保护范围的限定作用不能忽视。就本案而言,权利要求2的主题名称为“一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管道的方法”,该主题名称限定了由权利要求2方法制造的产品应当是权利要求1所限定的排水管,主题名称作为权利要求2的组成部分应当已经包含了其所引用的权利要求1所包含的全部技术特征,故权利要求2虽作为一项独立的方法专利权利要求,但其保护范围仍应由权利要求1记载的全部技术特征和权利要求2所记载的技术特征部分共同限定。同理,涉案专利独立权利要求6也应受其引用的方法权利要求2及产品权利要求1的限定。
 
  二、从专利撰写习惯及专利审查实践来看,主题名称对于确定权利要求的保护范围具有重要作用。
 
  《专利审查指南(2010)》第二部分第二章3.1.2节规定,审查员应当注意,有时并列独立权利要求也引用在前的独立权利要求,例如,“一种实施权利要求1的方法的装置”“一种制造权利要求1的产品的方法”等。这种引用其他独立权利要求的权利要求是并列的独立权利要求,而不能被看作是从属权利要求。对于这种引用另一权利要求的独立权利要求,在确定其保护范围时,被引用的权利要求的特征均应予以考虑,而其实际的限定作用应当体现在对该独立权利要求的保护主题产生了何种影响。根据上述规定,当一项权利要求的主题与其所引用权利要求的主题不同(例如,装置引用方法、方法引用产品等),其也应作为一项独立权利要求时。专利申请人从撰写的习惯及便利角度出发,在主题名称部分的撰写上未对其所引用的独立权利要求的技术特征加以全部列明,而只是笼统地采用了“一种实施权利要求1的方法的装置”“一种制造权利要求1的产品的方法”等方式,但法院在确定权利要求保护范围时仍应考虑被引用权利要求的技术特征。本案中,权利要求2是一项方法权利要求,其在主题名称部分引用了产品权利要求1的内容,这样撰写的目的仅在于简化权利要求的撰写形式,独立权利要求2的保护范围应由权利要求1和2所记载的技术特征加以共同限定。在本案中,法院在对被控侵权的涉案排水管与涉案专利权利要求1进行比对后认定,被控侵权产品缺少专利独立权利要求1记载的两个必要技术特征,自然也缺少权利要求2中涉及的上述两个技术特征,故被控侵权产品的制造方法未落入涉案专利独立权利要求2的保护范围。同理,被控侵权产品的制造装置也未落入涉案专利独立权利要求6的保护范围,不构成专利侵权。(任小明 作者单位:江苏省苏州市中级人民法院)
 

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